【元观察】悬在美国专利权人头上的达摩克利斯之剑-未如期递交IDS导致专利没了权力

不公平行为（Inequitable Conduct）原则从美国最高法院的三起案件演变而来，这些案件是涉及严重不当行为的不洁之手原则（unclean hands）的专利相关案件(Keystone Driller v. General Excavator, 1933; Hazel-Atlas Glass v. Hartford-Empire, 1944; Precision Instrument Manufacturing v. AutomotiveMaintenance Machinery, 1945)。后来不公平行为涵盖的内容得到了扩展，对美国专利商标局（USPTO）隐瞒信息也包括在内。专利权人一旦被认定存在不公平行为，不仅仅是输掉相关官司，还会使相应美国专利不可实施（Unenforcebale），成为一张废纸。

本文分享的DEEP FIX, LLC v. MARINE WELL CONTAINMENT COMPANY（2020）案例（进入公众号“创元IP视界”回复“原文”下载判决书pdf）中，专利权人就因为未向USPTO公开自己已经知道的影响专利创造性（美国专利的非显而易见性）的文件而导致专利权不可实施。

案件历史

2011年9月，申请人同日递交了美国专利US8,833,393（专利393）申请和PCT/US2011/050445申请（PCT445），两者要求了同一个优先权（美国临时申请US61/402690，申请690），权利要求相同。2012年2月份，国际检索单位发出国际检索报告（ISR）及书面意见（WO），给出了10件非常相关（paticular relevant）的影响创造性的Y类文件，且详述了相应权利要求相对于这些Y类文件不具备创造性的理由。直到专利393授权，专利393相关个体都未将这些Y类文件或书面意见递交给USPTO。

Deep Fix（DEEP FIX, LLC）作为专利393的专利权人，其于2018年3月发起侵权诉讼，指出MWCC（MARINE WELL CONTAINMENT COMPANY）侵犯专利393的专利权。MWCC发起了不公平行为的积极辩护（Affirmative Defense of Inequitable Conduct），指出专利权人Deep Fix因未将PCT445的ISR中引用的Y类文件告知USPTO导致专利393不可实施。审核MWCC的不公平行为的积极辩护是否成功成为了本案的焦点。

认定标准

为了在不公平行为的积极辩护中胜诉，被控侵权方在举证时，必须针对专利申请人的主观故意欺骗（intent to deceive）及材料的实质性（materiality）分别举证(Star Scientific v. R.J. Reynolds Tobacco, 2008)。在实务中，可以先判断相关文件是否是实质性的。在此基础上，只要证明专利申请相关个体知道这些相关文件是实质性的即可证明其主观上是故意欺骗的。在有检索报告、书面意见或审查意见等文件明确记载这些内容时，美国专利申请的相关个体几乎是没有空间反驳其不知道这些文件的重要性。

主观因素-有意欺骗

被控侵权方必须通过明确和令人信服（clear and convincing）的证据证明专利申请人（专利权人）歪曲或遗漏（misrepresented or omitted）重要信息（material information）具有欺骗USPTO的特定意图(Therasense, 649 F.3d at 1287)。专利申请人知道未公开的参考文献，“知道它是实质性的，并故意决定不予披露”（Energy Heating, 889 F.3d at 1299 ；Therasense, 649 F.3d at 1290）。

被指控的侵权人无需提供直接的意图证据，法院可以从间接证据中推断出意图。如果申请人从事“缺乏坦率的模式”，包括申请人反复做出事实陈述“与他所拥有的真实信息相反”，则推断意图欺骗是适当的（Apotex Inc. v. UCB, Inc., 763 F.3d 1354, 1362, Fed. Cir. 2014）。欺骗性意图，推断自间接证据，必须是“能够从证据中得出的唯一最合理的推论”Aventis, 675 F.3d at 1335; Therasense, 649 F.3d at 1292）。

当专利权人“从事了严重不当行为（egregious misconduct），例如提交明显虚假的宣誓书时，该不当行为是重大的”，不需要进一步证明材料的实质性（Therasense, 649 F.3d at 1292）。

客观因素-实质性

在确定参考材料的实质性（materiality）时，法院应用了证据标准的优势（preponderance of the evidence standard），并对权利要求作最广泛的合理解释（Regeneron, 864 F.3d at 1350；Therasense, 649 F.3d at 1291-92; Am. Calcar, 768 F.3d at 1189; Aventis Pharma, 675 F.3d at 1334）。

“but-for”标准指出，如果审查员考虑了相关材料则会导致至少某项权利要求不被授权，则相关材料为“but-for”材料。如果材料仅仅是对专利审查员已经掌握的信息的累积，则它不是“but-for材料”（THERASENSE v. BECTON, DICKINSON AND, 2011）。

法院认定

实质性

MWCC必须证明至少一个前述的Y类文件和/或书面意见是“but-for”材料，即USPTO如果知道这些文件的话，将不会授权专利393。法院审理后认定，这些文件将至少影响专利393的申请中权利要求1的非显而易见性（创造性），前述的Y类文件为实质性的“but-for”材料。

有意欺骗

如果涉嫌侵权方已经证明相关文件为可以影响涉案专利的至少一条权利要求新颖性和/或非显而易见性的实质性文件，那么只需要再进一步证明专利的相关人员知道这些相关文件是实质性的，就可以证明这些相关人员具有欺骗USPTO的特定意图（the only remaining issue regarding the intent to deceive is whether Holroyd knew the information was material注：Holroyd 为专利393的相关个体)。

法院综合多重证据认为，有清晰和令人信服的证据得出一个最合理的推论，即专利393相关个体知道这些Y类文件为实质性的，并且故意将其不公开给USPTO，以达到欺骗的目的。这些证据中包括PCT相关的WO明确记载了PCT445的全部权利要求相对于前述Y类文件不具备创造性/非显而易见性，ISR中也指出这些Y类文件为非常相关的文件。 

最终，法院支持了MWCC的辩护意见，专利393不可实施。

元观察

（1）IDS（Information Disclosure Statement，信息披露声明）是指发明人、代理人等与美国专利申请相关的个体（本文统称“个体”）在专利申请过程中有义务诚实地告知USPTO其所知道的与申请有关的重要信息（特别是可能影响专利申请授权的现有技术），以协助USPTO对该申请进行审查。中国申请人到美国申请专利时，通常至少在中国有关联专利申请（例如美国专利申请的优先权）。

在美国专利申请授权公告（不是核准通知）之前，其关联专利如果收到审查意见，且其中引用了影响关联专利中的部分或全部权利要求的新颖性和/或创造性的材料时，个体必须及时将相关材料以IDS的形式告知USPTO的审查员，否则极有可能因不公平行为导致授权的美国专利因不可实施而成为一纸空文，后果将很严重。

（2）由于不公平行为的初衷是针对故意欺骗的不洁之手的，因此专利权人仍然有机会抗辩成功，例如有书面证据证明其认为相关专利是非实质性的，因此未递交相关文件给USPTO不是故意欺骗。此外，由于美国实施细则及审查指南规定了申请人“仔细检查”国外专利局发出的检索报告（审查意见）中引用的现有技术并确保其公开给USPTO，因此个人认为通过过失而抗辩成功的可能性不大。

（3）对于进入美国市场的中国主体来说，如果收到侵权指控，可以从不可实施的角度去寻找线索，特别是要求美国以外优先权的专利，可能会有意想不到的效果。

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